中科专利商标代理有限责任公司  孙纪泉

    今年有幸受被公司委派到美国的一家专利事务所实习三个月，这家美国事务所主要从事专利文件的撰写及其授权之前的工作，其专利代理的质量在2003－2005年连续3年被“IP LAW AND BUSINESS”杂志评为全美第一，因此可以说，该所在撰写专利申请文件方面代表着美国专利文件撰写方式的发展趋势，值得我们学习和研究。本文略谈一二，以供各位同行借鉴和参考。
    虽然美国的审查指南也规定了权利要求不能省略必要的要素、步骤或者要素间的相互协作关系，但在审查实践中，极少发出权利要求缺乏必要技术特征、得不到说明书的支持之类的审查意见，即便是不清楚这样的缺陷也一般限于缺乏在先基础（比如第一次出现的名词用了定冠词“the”）、权利要求限定的部件在附图中没有出现等这样的明显缺陷。
    对于非显而易见性（对应于我国的创造性）的判断，当确定现有技术的结合是显而易见的时，审查员或者无效请求人必须确定地证明对于本领域的普通技术人员来说，在现有技术（包括公知常识）而不是本发明中给出了进行结合的教导、建议或者启示，从而覆盖了权利要求想要保护的技术方案。也就是说，即便现有技术（两篇以上的对比文件或者至少一篇对比文件加公知常识）记载了与权利要求相同的技术方案，但在现有技术没有明确记载区别技术特征的功能和效果的情况下，审查员或者无效请求人不能笼统地说现有技术中的技术特征也客观上起到了与权利要求相同的功能并达到了相同的技术效果，进而说明权利要求的技术方案是显而易见的。从这一点来说，美国在判断权利要求的显而易见性时，其发明高度是相对较低的。
    应该说，美国申请文件的授权范围和授权要求比我国要宽松的多，许多在我国被认为不符合专利法、实施细则和审查指南有关规定的专利申请，在美国可能顺利地获得专利权。从这方面来说，如果仍然按照我国的有关规定撰写向美国申请的专利申请文件，虽然可能会顺利地获得专利权，但也可能会使申请人的利益受损。
    
    一、关于撰写权利要求的一些技巧
    撰写权利要求的目标不能仅仅着眼于获得专利权，更重要的是着眼于将来的侵权诉讼过程中，合法地适用等同原则扩大等同范围，同时避免适用禁止反悔原则，将专利权人的合法利益最大化。为此，权利要求应该：覆盖尽可能宽的保护范围，覆盖竞争对手的产品或方法，避开现有技术，没有不必要的限定。 
    一般来说，保护范围确定的权利要求对潜在的侵权者非常重要，可以使其手避开专利权的保护范围进行研发、生产和销售，但对于专利人通常是非常困难的，这是因为实际的发明精髓在申请时有时并不能完全理解，直到许多年后发现了结构上少许不同的被控侵权产品而且相关技术领域的技术已经获得发展了，才真正清楚保护范围是多大。即便是申请阶段被认为比较完美的权利要求书，虽然顺利地获得了专利权，也可能在侵权阶段被竞争对手找出这样或那样的瑕疵，如果进行一些改进或许就会在与竞争对手的较量中处于有利地位，因此对于权利要求书的撰写来说，“没有最好，只有更好”。
    专利权人/客户通常会将对竞争、或类似产品或方法与专利保护的实施例进行比较。如果看到了类似的结构、操作和/或技术效果，他们就会想到用他的专利使侵权行为停止。专利文件撰写人的工作就是使撰写的权利要求不但覆盖申请时代理人、发明人能够想象到的竞争产品，而且覆盖他们没有想象到的产品，或者即便能够想象到但使用了本发明的构思的产品。保护范围大意味着不但是每个特殊的具体实施例都包括在权利要求中，而且权利要求覆盖了可以预见的和不可以预见的、竞争者和其他人后来可能研发的等同物、以及有意和无意的对发明的拷贝。
权利要求一般包括前序部分（preamble）、连接部分（connection）和主体部分（body），主体部分由若干“要素”（element）组成。其中，前序部分一般是主体名称，根据权利要求的类型，前序部分可以很短或者非常长，但是最好是较短的前序部分，比如一种方法、一种装置、一种系统等。撰写时假设要写入权利要求的每个单词对于限定发明的保护范围、将来有一天对抗竞争对手都很关键，即便是在前序部分也不要加入不必要的限定，如果想要某些技术特征对保护范围起限定作用，则将其写入主体部分，如果不想要某些技术特征对保护范围起限定作用，则要从前序部分删除。
    连接部分一般采用“包括（comprising， including，开放式）”、 “由……组成（constituting of，封闭式）”等，有时候使用“具有（having，一般认为式开放式的，有时候认为式封闭式的，见于这种不确定性，不主张使用“具有”）”。
主体部分是权利要求的核心，在描述其每个组成要素时，应当包括：
    1. 要素的名称
    2. 要素的组成，如果需要的话，应该是要素的区别技术特征，即，实现发明目的所需的技术特征，以与同类产品的类似要素相区别。
    3. 要素本身或者其一部分与至少一个其他要素或者部分相连，以实现所需的技术效果，或者要素和部分之间的连接和协作关系。
    4. 每个要素的功能是什么、以及怎样工作的。
    5. 在 (3) 和 (4)的情况下， 每个部件必须在结构上和/或功能性协作关系上和其他至少一个要素有关系。
    有种比喻：要素是岛，要素的组成部分是半岛，连接关系和协作关系是桥。权利要求撰写完成时，所有的岛必须是通过桥进行连接的。
在描述一个新要素时，除非是该要素本身所包含的子要素，不要在句子的中间不适当地引入还没有描述过的新的要素，或者利用还没有描述的新要素描述操作或者动作过程。这样可使权利要求的组成要素和相互关系有层次，而且整体轮廓清晰。
    对于一项发明内容，一般可以撰写成三种权利要求，即“方法”权利要求、“装置＋功能”式权利要求和“部件名称”式权利要求，以最大化地主张申请人的权利。下面以制作馅饼的技术构思为例来分别说明这些类型的权利要求。
    1. 首先是“方法”权利要求
    一种烹饪方法，包括:
    称量面粉;
    称量糖;
    称量食盐; 以及 
    将所称量的面粉、糖和食盐混和在一起.
    2．与上述“方法”权利要求相对应的“装置＋功能”式权利要求
    一种烹饪装置，包括:
    用于称量面粉的装置;
    用于称量糖的装置;
    用于称量盐的装置; 以及 
    用于将所称量的面粉、糖和盐混和在一起的装置。
    对于功能性限定，可以理解为其“试图做什么”而不是“它是谁”来限定某些技术特征。侵权产品必须是（1）执行与所运用的装置限定相同的功能（2）采用说明书公开的结构或者等同结构。
    3. “部件名称”式装置权利要求。  一种烹饪装置，包括: 
    用于称量面粉和糖的称量杯;
    用于称量盐的称量勺子; 
    用于容纳所述称量杯和称量勺子称量的面粉、糖和盐的碗; 以及 
    用于搅拌碗中的面粉、糖和盐的混和勺子。
    尽管表面上看这些权利要求都限定了同一发明，但其保护范围却非常不同，具体而言，“方法”权利要求的保护范围最大，“装置＋功能”式权利要求次之，“部件名称”名称式权利要求的保护范围最小。
    比如在方法权利要求中，技术特征“称量面粉”覆盖了烹饪过程中由任何称量装置实现的所有称量面粉的步骤，因为应用于烹饪过程的称量装置就是为实现称量面粉而构造的，如果禁止其用于称量面粉，则称量装置本身也就失去了存在的意义，因此技术特征“称量面粉”的保护范围延及到烹饪装置中各种称量装置的使用。
    对于“装置＋功能”式权利要求的技术特征“用于称量面粉的装置”，从字面的含义来说，其覆盖了所有“用于称量面粉的装置”，然而，按照有关解释，其覆盖范围仅包括执行与限定的装置具有相同的功能（比如称量面粉）并且采用说明书中公开的结构或者与公开的结构等同的结构，例如如果说明书中公开了执行称量面粉功能的结构为量杯，其保护范围则限于量杯和与量杯等同的勺子、碗等。但如果竞争对手使用天平称量面粉，法庭将不会判定专利权利要求中限定的“称量面粉的装置（量杯）”和竞争对手的“称量面粉的装置（天平）”等同。
    对于“部件名称”式权利要求的技术特征“构造成称量面粉和糖的称量杯”，其也覆盖了量杯和与量杯等同的勺子、碗等，这样似乎是和“装置＋功能”式权利要求限定的“用于称量面粉的装置”保护范围相同。但是，如果说明书中还同时记载了“称量面粉和糖的天平”，权利要求若限定为“用于称量面粉的装置”，则其保护范围除了上面的量杯和与量杯等同的勺子、碗等之外，还包括天平以及与天平等同的各种称等；但权利要求若限定“构造成称量面粉和糖的称量杯”，由于一般不能认为称量杯与天平等同，因此该技术特征的保护范围不能覆盖天平以及与天平等同的各种称等，显然在这种情况下，“部件名称”式权利要求的保护范围最小。而对于说明书中所公开的天平，从受到专利保护方面来说，也只能算对社会的无偿贡献了。
    为了避免法庭作出狭义的解释，在阅读申请文件时，要考虑各种可应用到本发明中的可替换的装置、步骤和机构，在说明书中尽可能多的描述具有称量功能的装置的具体实施例，例如可以进行这样的描述：在一种实施例中，可以使用量杯称量面粉，在其他实施例中，可以使用勺子、碗、天平、电子称、称、它们的合成结构、或者利用能够对物体的重量进行称量的任何其他装置。
    对于方法权利要求，各个操作或处理步骤一定是对某种操作对象进行操作或处理，因此出现在方法权利要求中的产品应该是被操作或被处理的对象，而由“谁”或者“何种结构”实现这种操作或处理并不需要写入权利要求中，只要本领域的技术人员能够理解这种操作或处理在申请日之前是能够实现的即可，因为解决技术问题实现技术效果的关键在于对操作对象进行了如权利要求所限定的操作或处理步骤，不限定由“谁”或者“何种结构”来实现这种操作或处理并不会对授予专利权造成障碍，还会扩大整个权利要求的保护范围。
    
    二、关于等同原则
    美国的等同原则适用条件和我国的审判实践很类似，即被控侵权物（产品或方法）中，同时满足以下两个条件的技术特征，是专利权利要求中相应技术特征的等同物： 
    （l）被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果； 
    （2）对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。
    确定等同原则一个重要因素是本领域的技术人员是否认为两个技术特征是可以彼此互换的。而且确定两个技术特征是否等同时，应当考虑专利文件的内容，现有技术的状况、以及每一个案子的特定环境等诸多因素。
    很显然，发明本身的技术领域和可能运用的技术领域、背景技术部分所描述的现有技术中存在的技术问题、发明目的或者发明所要解决的技术问题、所描述的具体实施例的多少在判断是否等同时也是需要考虑的因素，即以说明书记载的内容为依据解释权利要求书的保护范围。由此，在撰写说明书时，下列的一些变化越来越受到代理人的认可和追从。
    对于技术领域，是这样描述“本发明的（各种）实施例总体上涉及”，而不是“本发明总体上涉及”，这样就扩大了发明技术领域的范围。
    背景技术部分一般写的比较笼统，简单描述发明主题的功能、目前的发展状况和不足，但不引用具体的文献出处。其原因是，在一件无效请求案件中，因为请求人指出了授权专利的背景技术部分对引用文献的描述有误，虽然有误的部分与法定的无效理由并不太相关，但法庭仍然以有误的内容机会误导公众为由将专利权无效。因此，在背景技术部分详细描述现有技术的状况、特别是具体的现有技术的出处并无多少益处，况且申请人在申请专利时认为最接近发明的具体现有技术，并不一定客观上是正确的，而且往往不能被审查员在评价发明的新颖性和创造性时直接利用。
    在发明概述部分，一般不具体的描述发明目的和技术效果，有的甚至在这部分内容中不包括技术方案，对于技术方案部分，由于其一般和独立权利要求甚至所有权利要求的内容相同，省略这部分内容并不会导致说明书公开不充分，而且会给申请人节省往国外申请的翻译费用。而且在撰写申请文件时，往往不能穷尽发明目的和技术效果，在作等同判断时，如果竞争对手列举被控侵权物的技术效果和授权专利文件中描述的技术效果不同，如果专利权人再反驳说其发明的技术方案也达到了侵权物的技术效果，则缺少说明力，在美国法律制度极力推崇禁止反悔的理念下，补充说明比更改说明更能使法庭接受。
    但发明的核心是在于提供了新技术方案，技术特征的技术效果也都取决于技术特征本身，并且可以随着发明的实施和技术的进步逐步发现完成发明时没有预见到的效果。因此对于具体实施方式，需要列举的越多越详细越好，这样即可以使权利要求限定的技术方案得到说明书的支持，又可以扩大权利要求技术特征的等同范围。
    
    三、关于禁止反悔原则
    基于禁止反悔原则的运用情况，法庭坚持等同原则不适用于从从属权利要求并入的已被删除的、当前的独立权利要求中的技术特征，或者至少那些与当前的从属权利要求的专利性有关的技术特征，但法庭并不反对将等同原则适用于原始的、已删除的权利要求中未修改的技术特征。比如原独立权利要求包括技术特征A和B，其从属权利要求2包括技术特征C，如果申请人为克服新颖性或创造性问题而将权利要求1和2合并成新的独立权利要求1，则在作侵权判定时，技术特征A和B可以适用等同原则，而技术特征C不能适用等同原则，即禁止反悔排除了将位于原权利要求1和修改后的权利要求2之间的“中间地带”纳入保护范围之内的可能性。
    可以说等同原则和禁止反悔原则是确定专利保护范围的一对矛盾，等同原则从有利于专利权人的角度出发，适宜地扩大专利的保护范围，而禁止反悔原则从限制专利权人的角度出发，适宜地缩小专利的保护范围，让专利权人在申请阶段由于盲目地扩大保护范围而不得不在审查阶段缩小保护范围的行为受到惩罚。让专利权人有种“当初还不如如何任何”的感觉。但让申请人在专利申请阶段就确定一个一成不变的保护范围也是不现实的，这就存在如何在申请和审查程序中回避禁止反悔原则的问题。
    权利要求是由若干技术特征组成的，其保护范围也由各个技术特征决定，但保护范围往往不取决于那些覆盖范围较广泛的技术特征，而是受制于那些覆盖范围受到限制的技术特征。就象盛水的木桶，其盛水量不是取决于高度高的木板，而是取决于高度低的木板（所谓的“木桶理论”）。而且，在作侵权判定时，争议点也往往集中在那些覆盖范围受到限制的技术特征，特别是受禁止反悔原则限制的技术特征。
对于上面的情况，为了避免C技术特征适用禁止反悔，以下的措施可以获得良好的效果。
    （1）在撰写权利要求之前进行必要的检索，并将现有技术没有披露的技术内容写入独立权利要求，起码使独立权利要求至少相对于现有技术具有新颖性，以避免在审查过程中对权利要求进行修改。一般认为，能够有效适用等同原则的保护范围窄的权利要求比不能适用等同原则的保护范围相对较宽的权利要求更对专利权人有益。
    （2）在审查过程中，除非为了专利性，真正需要在独立权利要求中加入从属权利要求的详细技术特征，否则，停下来，考虑重新撰写新的独立权利要求。
    （3）撰写保护范围有重叠但不相同的独立权利要求，例如，一项独立权利要求对pH值限定的范围宽而对温度限定的范围窄，另一项权利要求对pH值限定的范围窄而对温度限定的范围宽，这样，即便其中一项权利要求在审查阶段被删除了，其保护范围仍然可在另一项权利要求中得到部分保留。
    （4）在撰写权利要求时写两项独立权利要求，一项包括技术特征A和B，一项包括技术特征A、B’和C，其中技术特B和B’略有区别但很相近，这样在形式上就不会在审查时要求将这两项独立权利要求写为一项。但如果第一项独立权利要求因为新颖性或创造性问题而被拒绝，则直接将第一项独立权利要求删除，由于包括技术特征C的第二项独立权利要求本来在原申请中就存在，在判断侵权时，当然也允许使技术特征C适用等同原则。
   
结束语
    本文并不试图倡导在撰写向国内申请的专利申请文件时，都仿效美国式的格式，因为有些做法是不符合我国审查指南的有关规定的，但由于美国的科学技术所处的绝对领先地位，其专利保护制度对其他国家具有示范作用，世界各国的专利制度或多或少的受美国发展趋势的影响，更重要的，随着我国企业到美国的专利申请量的增多，我们有必要了解并遵从他们撰写专利文件的风格和趋势，以保护我国申请人的利益。但是，美国专利法毕竟已有200多年的历史，并在长期的实践中积累了丰富的经验，本文所谈只是管中窥豹，如有不对之处，敬请批评指正。