作者：海坤

       一、引言

      关于专利法理论上的禁止反悔原则，有学者指出其含义在于，在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请作出的修改和针对审查通知作出的意见陈述有可能会对其专利权保护范围产生一定限制作用，即禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中。^[1]

      我国于2010年起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》）第六条以司法解释的形式正式确立了禁止反悔原则。该条款规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”。

      由于《司法解释》第六条采用“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”这一表述，而权利要求、说明书以及技术方案均为发明专利和实用新型专利所特有，故一般理解为，该司法解释关于禁止反悔原则的规定也是针对发明专利和实用新型专利，而不包括外观设计专利。

      在司法实践中，尽管禁止反悔原则一般是作为对发明专利和实用新型专利侵权诉讼中应用等同原则的限制性规则来适用的，但在不存在等同原则适用空间的外观设计专利侵权诉讼中，可否适用禁止反悔原则？具体适用情况又是如何？本文尝试通过几个司法案例来考察禁止反悔原则在外观设计专利侵权诉讼中的适用情况。

      二、具体案例

      案例1：【（2014）闽民终字第1160号】

    〖案情概要〗

      在涉及“蹲便器塑料冲水箱（神舟九系）”的侵害外观设计专利权纠纷一案中，各方观点如下：

      专利权人在无效宣告请求中主张，对比设计在整体造型上与涉案专利的正面及上下面的波浪形弧面结构不同，按钮的形状和位置也明显不同，两者视觉效果差别非常明显，冲水箱正面和顶面的设计特征，如按钮造型和位置设计的不同以及在正面或顶面采用的不同形状的设计特征的差别，都将会成为普通消费者区分出两者的不同的主要依据。

      合议组在无效宣告决定中认为，涉案专利与对比设计相比，两者箱体正面的外形以及冲水按钮的设置存在较大差异，涉案专利正面波浪形的外形相对于对比设计平面的外形对冲水箱的整体视觉效果产生了显著的影响，涉案专利与对比设计具有明显区别。

      专利权人在二审诉讼中主张，涉案专利是以箱体形状作为设计要点，冲水按钮属于被新证据公开的现有设计，不是涉案专利的设计要点。

      二审法院在二审判决中认为，如《司法解释》第六条之规定，为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，我国专利制度设置了禁止反悔原则，以防止专利权人“两头得利”情形的发生。本案专利权人在无效宣告请求中通过强调冲水按钮的造型、位置设计与对比设计的不同，主张涉案专利的新颖性，以期获得专利有效。强调某一设计，与前述司法解释中放弃某技术方案的方式，都是通过限缩专利权保护范围来获得维持专利有效，应当受禁止反悔原则的约束。因此，专利权人在侵权纠纷中又主张冲水按钮不是专利设计要点，法院不予支持。

      案例2：【（2015）粤高法民三终字第226号】

     〖案情概要〗

      在涉及“玩具钢琴（JXT88022）”的侵害外观设计专利权纠纷一案中，各方观点如下：

      专利权人在无效宣告请求中主张，对比设计与涉案专利的相同点属于此类产品的惯常设计，其他如支撑腿、顶盖上的图案设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。

      合议组在无效宣告决定中认为，对比设计与涉案专利在支撑腿、顶盖表面上存在差异，这些差异不属于细微变化，涉案专利与对比设计具有明显区别。

      专利权人在二审诉讼中主张，支撑腿的设计为涉案专利区别于现有设计最明显的设计，被诉侵权产品与涉案专利的支撑腿设计为相同设计，虽然二者钢琴顶盖的平面图案存在差异，但对外观设计影响甚微，不影响整体视觉效果。

      二审法院在二审判决中认为，参照《司法解释》第六条的规定，外观设计专利的专利权人在授权阶段所作的陈述，被国家专利行政管理机关采纳，并由此获得授权，在侵权阶段作出相反主张的，人民法院不应予以支持。专利权人在本案专利无效审查阶段认为，对比设计与涉案专利的相同点，即整体造型均为仿三角钢琴造型，其钢琴主体外轮廓形状、琴键设置位置和排列方式等相同特征属于此类产品的惯常设计，其它如支撑腿、顶盖上的图案设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著影响。而随后在侵权诉讼阶段认为本案被诉侵权产品与专利产品虽然在钢琴顶盖的平面图案存在差异，但对外观设计影响甚微，不影响整体视觉效果，违反了禁止反悔的原则，法院对其主张不予支持。

      案例3：【（2017）浙04民初146号】、【（2018）浙民终17号】

      〖案情概要〗

      在涉及“通用仪器仪表机箱”的侵害外观设计专利权纠纷一案中，各方观点如下：

      专利权人在无效宣告请求中提交了意见陈述书和对比分析表并主张，涉案专利与对比设计具有明显区别，此外，涉案专利具有八个对称包角、八个对称支脚、包角中间的两条短边框架上分别具有把手、每个包角的弯折的外端面上有连贯且弯折的凹槽、箱体侧边手提部设置在侧面具有加强型直线的凹槽板上，本领域的一般消费者更容易注意到这些细节的变化和这些细节的组合。

      合议组在无效宣告决定中认为，涉案专利与对比设计存在下述区别：长宽高比例不同，条形带的差异；螺钉孔及细条结构的差异；圆吸脚及散热孔的差异；支脚及把手的差异。所述区别属于一般消费者关注的设计，视觉上差异明显，对产品的整体视觉效果产生显著影响，涉案专利与对比设计具有明显区别。

      被诉侵权人在一审诉讼中主张，专利权人在本案专利的无效宣告程序中提出了多项设计特征的对比分析，根据禁止反悔原则，这些专利权人所强调的设计特征在侵权案件中不应被忽略。

      一审法院在一审判决中认为，专利权人在本案专利的无效宣告程序中强调提出的授权专利与对比专利所具有的不同之处，并非为维持专利有效而对授权设计进行的修改，并不会导致专利保护范围的扩大或缩小，对被诉侵权人的该项主张，一审法院不予采信。

      被诉侵权人在二审诉讼中主张，本案应适用禁止反悔原则，不应认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。理由之一在于，专利权人在专利无效程序中，多次强调涉案专利的整体形状、圆吸脚、螺钉孔、凹槽等技术特征为区别于现有设计的设计特征，上述区别技术特征也是涉案专利被维持有效的因素，应在本案的侵权比对中予以考虑。被诉侵权产品未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。

      二审法院在二审判决中认为，《司法解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。本案中，专利权人在涉案专利无效宣告程序中所作的陈述，意在说明涉案专利和对比文件的区别设计特征，并未涉及对涉案专利设计特征的放弃，故本案不适用禁止反悔原则。

      案例4：【（2023）粤民终1256号】

     〖案情概要〗

      在涉及“多功能行车记录仪（N412）”的侵害外观设计专利权纠纷一案中，各方观点如下：

      专利权人在无效宣告请求中主张，涉案专利区别于对比设计的区别设计特征为：（1）现有设计为镜头偏置的非对称设置，并且只有左侧设置有月牙形反光装饰片；涉案专利为镜头居中的对称设置，并且左右两侧均设置有月牙形反光装饰片。（2）现有设计的屏幕周边带有按钮，涉案专利周边没有设置按钮；两者的屏幕面积占比不同。（3）现有设计的安装座带有盖，没有公开涉案专利的安装座内侧凹入部分的形状。（4）现有设计的上、下、左侧设置有各种插孔，涉案专利的侧面没有插孔。（5）现有设计与涉案专利的镜头前表面不同。（6）与现有设计相比，涉案专利的长高比更小。

      合议组在无效宣告决定中认为，涉案专利与对比设计的不同点主要在于：对比设计为镜头偏置的非对称设置，并且只有左侧设置有月牙形装饰；涉案专利为镜头居中对称设置，并且左右两侧均设置有月牙形装饰。

      专利权人在二审诉讼中主张，无效宣告审查决定已认定：涉案专利区别于现有设计的设计特征为“镜头居中的对称设置”以及“左右两侧均设置月牙形装饰（盾牌形图案）”，被诉侵权设计完全具备涉案专利的前述设计特征，两者的整体视觉效果近似。

      被诉侵权人在二审诉讼中主张，专利权人在无效宣告请求中主张的特征均系专利权人自认的涉案专利区别于现有设计的设计特征。但在本案中，专利权人故意片面强调对其有利的“镜头居中的对称设置、左右两侧均设置月牙形装饰”区别设计特征，忽略其他自认的区别设计特征，企图不当扩大涉案专利的保护范围，应当适用“禁止反悔”的原则，以专利权人“自认”的内容确定事实，避免专利权人“两头得利”。

      二审法院在二审判决中认为，被诉侵权人的主张不予支持，理由包括：其一，涉案外观设计专利区别于现有设计的设计特征，系涉案外观设计专利不可分割的部分，其与其他设计特征一并共同界定了涉案外观设计的权利保护范围，涉案外观设计专利区别于现有设计的设计特征并非当事人可以单独放弃的“设计方案”。其二，即便是专利权人在专利授权、无效等程序中对于发明、实用新型等作出的放弃“技术方案”的主张，要在后继的专利民事侵权诉讼中产生“禁止反悔”的法律效果，亦需其主张被专利无效审查决定、法院生效判决采纳为前提。根据无效宣告请求审查决定书的记载，国家知识产权局并未采纳专利权人前述六项区别设计特征的主张、涉案专利更非因专利权人该主张被维持全部有效。

      三、案例解读

      禁止反悔原则的理论基础在于作为民法基本原则的诚实信用原则，其作用是防止专利权人在授权确权阶段和侵权诉讼阶段作出“出尔反尔”的行为以达到“两头得利”的目的，确保对社会公众信赖利益的保护。在发明专利和实用新型专利侵权诉讼中，禁止反悔原则已有普遍的应用，在外观设计专利侵权诉讼中，针对禁止反悔原则的适用，如上述案例，司法实践中也有一些探索。以下，结合上述案例，对禁止反悔原则在外观设计专利侵权诉讼中的适用进行分析。

      • 外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的可能性

      《专利法》第六十四条第二款（原《专利法》第五十九条第二款）规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

      《司法解释》第八条规定：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

      《司法解释》第十一条规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

      下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

      （一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

      （二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

      被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

      根据上述规定，侵犯外观设计专利权的行为除了包括被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的相同侵权行为（类似于发明或实用新型专利权的相同侵权行为）之外，还包括被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的近似侵权行为（类似于发明或实用新型专利权的等同侵权行为）。

      也就是说，外观设计专利权的保护范围并非固定不变，而是存在限缩或扩张的弹性空间，这为禁止反悔原则的适用提供了理论上的可能性。

      北京高院亦曾在专著中指出：基于对专利权保护范围的解释应前后一致的原则，如果专利权人授权或无效过程中对外观设计专利权保护范围做出了限缩性解释，该解释同样适用于侵权诉讼中对保护范围的确定，这实质上也相当于适用了禁止反悔原则而禁止专利权人将外观设计专利权保护范围进行不当的扩大，有些类似于禁止反悔在权利要求解释中的应用。^[2]

      • 外观设计专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用场景

      根据《司法解释》第十一条的规定，在认定外观设计是否相同或者近似时，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响。因此，在司法实践中，如上述各案例，可否适用禁止反悔原则的争议大多集中于“涉案专利区别于现有设计的设计特征”的主张上。

      从上述4件案例的判决结果来看，各地法院在“涉案专利区别于现有设计的设计特征”的主张可否适用禁止反悔原则的判断标准上也存在一定的分歧和差异，案例1、2的法院认可在“涉案专利区别于现有设计的设计特征”的主张上适用禁止反悔原则，而案例3、4的法院则未予认可。

      对此，笔者总体上更倾向于认同案例3、4的法院观点，案例1、2中针对“涉案专利区别于现有设计的设计特征”适用禁止反悔原则似乎存在一定的讨论空间。

      首先，适用禁止反悔原则的前提是存在明确的“放弃”事实，在采用“整体观察、综合判断”的比对方式、即判断涉案专利与现有设计的相同点和区别点对整体视觉效果的影响的情况下，案例1、2中专利权人在无效宣告请求中提出的某一设计特征为“涉案专利区别于现有设计的设计特征”的主张并未产生明确的“放弃”事实，也就是说，专利权人的主张并未明示出不属于其专利权保护范围之内的特定内容。

      其次，从专利权人行为的一致性角度考虑，在案例1中，专利权人在无效宣告请求中强调冲水按钮与对比设计不同，在侵权诉讼中提交公开了冲水按钮的现有设计主张冲水按钮不是设计要点，从其前后主张来看并没有明显不一致的意思表示，法院禁止专利权人冲水按钮不是设计要点的主张似乎也与事实不符。在案例2中，专利权人在无效宣告请求中主张支撑腿、顶盖图案对整体视觉效果更具有显著影响，在侵权诉讼中主张支撑腿的设计为涉案专利区别于现有设计最明显的设计、顶盖图案对外观设计影响甚微而不影响整体视觉效果，对于专利权人在无效宣告请求中的主张来说，所谓“显著影响”是涉案专利与对比设计的对比中作为区别点的支撑腿、顶盖图案相对于其他相同点而言的，所谓“影响甚微”是被诉侵权产品与涉案专利的对比中作为区别点的顶盖图案相对于作为相同点的支撑腿而言的，前后主张并没有明显不一致的意思表示。

      因此，尽管在案例1、2中法院在“涉案专利区别于现有设计的设计特征”的主张上适用了禁止反悔原则，但从具体案情来看似乎也不尽合理。

      那么，更宜适用禁止反悔原则的场景是何种情形？恐怕这种情形并不普遍，或许只有在产生了明确的“放弃”事实的情形下，才更适合禁止反悔原则的适用与否的讨论，例如，专利权人在无效宣告请求中主张涉案专利区别于对比设计而得以维持权利，被诉侵权产品恰好与对比设计相同的情形；专利权人在授权阶段中删除A设计与A'设计的相似设计合案申请中的A'设计，被诉侵权产品恰好与A'设计相同而基于A设计主张被诉侵权产品侵权的情形等等。

      总而言之，作为诚实信用原则在外观设计专利侵权诉讼中的体现，禁止反悔原则同样应当存在适用空间，司法实践中也未排斥适用，但在适用标准尚未明确的情况下，对于专利权人而言，无论是授权确权阶段中导致设计方案放弃的修改、还是对设计要点的强调等，均需谨慎对待，以免触发禁止反悔原则的适用。

参考文献：

[1]尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年版，第620页。

[2]北京市高级人民法院知识产权审判庭：北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》理解与适用，中国法制出版社，2014年版，第229页。