作者：鄢功军、孙纪泉

前言

委托加工合同可以用于规范委托方与加工方之间的合作关系。它通常适用于委托方提供原材料、设计、技术或品牌，而加工方则根据委托方的技术要求进行生产加工的情况。这种合同确保了双方在生产过程中的权利和义务得到明确，包括但不限于产品规格、质量标准、加工费用、交货期限、违约责任以及知识产权的保护等。

但在委托加工过程中，委托方可能需要向加工方披露一些技术秘密，如生产工艺、配方等。若加工方未能保密，可能会导致技术秘密的泄露。如果委托加工合同中关于知识产权的条款不够明确，可能会导致双方在知识产权归属、使用范围、侵权责任等方面产生争议。具体地，例如，如果加工方基于委托方享有技术秘密的技术进行改进或开发，并申请了专利，基于专利制度的公开换保护原则泄露了技术秘密，那么专利申请权（或专利权）到底应该归谁所有？为了弄清楚这个问题，下面以一最高院案例进行举例说明。

（一）基本案情

A公司与B公司系委托加工关系，A公司委托B公司生产氟氧头孢钠等产品，并向B公司提供了涉案工艺，该涉案工艺属A公司的技术秘密。A公司诉称B公司未经A公司的许可申请并获得了“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利。B公司辩称，涉案专利权利要求1采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法，专利权应归属B公司所有¹。

问：该案专利申请权（或专利权）到底应该归谁所有？

经法院审查，涉案专利说明书已经披露并使用了部分秘密点，故涉案专利文件披露了A公司相关技术秘密，且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害。而且，A公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，A公司应对涉案专利享有合法权利。但是，经查明，B公司对技术方案的实质性特点也作出了创造性贡献，且难以区分贡献大小，应当认定该权利为共同共有。

涉案专利权利要求1采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法，国家知识产权局亦认可了B公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述，A公司并未提交相反证据证明溶析结晶法属于本领域常规技术手段。据此，可以认定B公司对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性的贡献。

（二）案件审理逻辑

最高院在审理该案的过程中，参见图1所示，首先，判断专利文件中是否披露了技术秘密权利人拥有的技术秘密。若专利文件中披露了技术秘密权利人拥有的技术秘密，无论该技术秘密在专利文件中的位置是在权利要求书中，还是说明书及附图中，抑或是摘要中，均应认定被诉侵权人构成对该技术秘密的侵害。进一步地，再判断该技术秘密是否构成涉案专利技术方案的实质性内容，例如，该技术秘密属于涉案专利技术方案的其中一个发明点，或者必要技术特征，或者属于优选实施例中的技术特征，为创造性高度提供了帮助，则应该认定该技术秘密构成涉案专利技术方案的实质性内容，技术秘密权利人对该涉案专利享有合法权利。若该技术秘密与涉案专利技术方案的发明点相差很远，仅在专利文件的说明书中提及该技术秘密，则不构成涉案专利技术方案的实质性内容，技术秘密权利人对该涉案专利不享有合法权利。

那么，被诉侵权人对涉案专利技术方案是否享有权利呢？如果被诉侵权人使用了部分秘密点，且改进了技术方案，使得涉案专利技术方案还有其他的实质性内容。换言之，技术秘密权利人和被诉侵权人均对技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应该认定双方对该涉案专利共同享有合法权利。否则，被诉侵权人对该涉案专利不享有合法权利，仅由技术秘密权利人对该涉案专利单独享有合法权利。

（三）案件讨论

针对上述审理逻辑，有观点认为，如果技术秘密权利人和被诉侵权人均对技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，那么无需再区分两者的贡献大小，因为被诉侵权人对技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，无论贡献大小，均应该享有合法权利，而贡献大小可以用于分配因实施专利所获得的收益，作为两者分配收益的依据。笔者认为，此种观点有一定道理。但笔者揣摩，法官考虑贡献大小的原因可能是基于比例原则所做的裁判，因为被诉侵权人既有侵权行为，又对技术方案有一定的创造性贡献，技术秘密权利人对技术方案也有一定的创造性贡献，需要平衡被诉侵权人的侵权行为与创造性贡献，以及技术秘密权利人的创造性贡献之间的关系。

还有一种观点认为，虽然被诉侵权人对技术方案的实质性特点作出了创造性贡献，但是被诉侵权人是在知晓属于技术秘密权利人的技术秘密的前提下，所做的改进，而且侵犯了他人技术秘密，如果其不知晓技术秘密，肯定无法研发出涉案专利。因此，被诉侵权人不应该享有专利权。针对此种观点，笔者认为，虽然被诉侵权人侵犯了他人技术秘密，但是涉案专利的技术方案不仅仅是技术秘密本身，被诉侵权人对技术方案的实质性特点也作出了创造性贡献，不能忽视其对技术发展所做的贡献，当然，被诉侵权人也应该为其侵犯他人技术秘密而付出相应的代价。

（四）案例启示

为了尽量避免侵权风险和权属纠纷，笔者建议委托方和加工方可以明确规定如下事项：

知识产权的归属：明确哪些知识产权属于委托方，哪些可能由加工方独立开发。

保密条款：加工方应对委托方提供的技术信息保密，并在合同中约定保密的具体要求和期限。

专利申请的权利归属：如果加工方基于委托方享有技术秘密的技术进行改进或开发，合同应明确改进后的技术成果的专利申请权利归属。

违约责任：合同中应明确违约方的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

专利申请文件要求：加工方所申请专利的专利申请文件要避免公开委托方享有技术秘密的技术。

【参考文献】

1.最高人民法院（2020）最高法知民终871号民事判决（2020年12月16日）。